Неиспользование товарного знака: последствия

Правовая охрана зарегистрированного товарного знака длится 10 лет с момента подачи регистрационной заявки. За это время может измениться экономическая ситуация, род деятельности правообладателя, его планы относительно ведения бизнеса. Владелец прав может прекратить работу или зарегистрировать новый ТЗ, вследствие чего прекратит использование старой символики. Если патентообладатель не использует зарегистрированный знак, его правовая защита может быть прекращена по ходатайству третьих лиц. 

Признаки неиспользования действующего товарного знака

Включение товарного знака в охраняемый реестр предоставляет патентодержателю исключительные права на него (статья 1484 ГК РФ). Но эксплуатация фирменной символики в производственной, торговой и иной деятельности – не только право патентообладателя, но и условие, необходимое для охраны товарного знака. Если товарный знак не используется, его правовая защита может быть аннулирована (статья 1486 ГК РФ). 

Товарный знак признаётся неиспользуемым, если:

• не печатается на упаковках, таре, этикетках;

• не показывается публике, не афишируется на общественных мероприятиях (форумах, выставках, ярмарках);

• не демонстрируется получателям услуг;

• не используется в рекламе и маркетинге;

• не передаётся в пользование по договорам лицензирования, франчайзинга;

• не фигурирует в официальной документации.

Совокупность этих признаков является основанием для принудительного прекращения госрегистрации товарного знака.

Последствия неиспользования включённого в реестр товарного знака

Казалось бы, что страшного в том, что зарегистрированный ТЗ не используется? 

«Мёртвые» товарные знаки создают ряд проблем:

• Сложности с регистрацией новых товарных знаков. Патентное ведомство включает в базу около 70 000 новых обозначений ежегодно. Поэтому зарегистрировать уникальный ТЗ становится всё сложнее. Возникает конфликт интересов действующих патентообладателей и потенциальных регистраторов. Если возможности зарегистрировать спорный товарный знак нет, предприниматели вынуждены использовать символику незаконно, рискуя нарваться на неприятности. Например, действующий владелец может заявить о нарушении его законных прав на обозначение.

• Увеличение расходов (времени и денег) на госрегистрацию товарных знаков. После поступления регистрационной заявки в патентное ведомство товарный знак проходит экспертизу. Эксперты оценивают его на предмет сходства с уже охраняемыми обозначениями. Чем больше позиций в базе, тем выше вероятность найти среди них похожие знаки. Если эксперты не одобрят заявку, заявителю придётся оспаривать их решение в Палате по патентным спорам, вносить изменения в товарный знак или отказываться от госрегистрации.

• Рост нагрузки на патентную систему. С трудностями сталкиваются и эксперты: им нужно сравнить новую заявку с сотнями тысяч обозначений. В результате увеличивается срок рассмотрения заявлений и растёт загруженность экспертов.

• Недобросовестная конкуренция. Компания может опередить мешающего ей конкурента и зарегистрировать его символику на своё имя. Когда другая компания задумается о государственном оформлении прав на товарный знак, «место» будет уже занято. Придётся менять маркетинговую стратегию, выходить на рынок под новым брендом и с нуля зарабатывать репутацию у потребителей. 

• Патентный троллинг. Мошенники ищут молодые, но быстрорастущие компании с незарегистрированным ТЗ, регистрируют знак на своё имя и взыскивают компенсацию за его «недобросовестное» использование через суд.

Действия патентообладателя, не использующего товарный знак, не всегда злонамеренны. Многие отказываются от эксплуатации знака по объективным или независящим от них причинам. Закон не обязывает патентообладателей снимать ненужные ТЗ с учёта, но предусматривает механизм досрочного аннулирования прав на символику по просьбе заинтересованного в ней лица.

Откуда берутся «мёртвые» товарные знаки:

• Некоторые заявители указывают в заявке на регистрацию товарного знака сразу несколько классов МКТУ просто «чтобы было». Пошлина за первые 5 классов в заявке едина – знак можно запатентовать сразу в нескольких категориях.

• Заявитель может прекратить ведение деятельности под зарегистрированным брендом (закрыть компанию) или провести ребрендинг.

• Недобросовестные предприниматели могут «убирать» конкурентов, регистрируя на себя чужие товарные знаки, но в реальности не используя их.

• «Мёртвые» товарные знаки часто регистрируют мошенники. 

В итоге «мёртвый» знак просто числится в реестре. Им не пользуется ни правообладатель, ни другие заинтересованные лица. Несмотря на то что количество мест в реестре не ограничено, новым регистраторам получить патент становится всё сложнее.

Для добросовестного патентообладателя последствия неиспользования охраняемого товарного знака могут быть плачевными:

• Прекращение правовой защиты (бывший патентообладатель не сможет заявить о несанкционированном использовании товарного знака другими).

• Отмена исключительного права (эксплуатация перерегистрированного на другое лицо знака запрещена).

• Утрата результата своего интеллектуального или творческого труда и инвестиций в разработку, дизайн знака (право на эксплуатацию вашей идеи перейдёт стороннему лицу – ему не придётся придумывать что-то новое).

• Снижение рыночной стоимости бизнеса (затраты на разработку ТЗ нередко формируют внеоборотные активы).

• Репутационные риски (снижение узнаваемости бренда, сомнения в стабильности, надёжности компании из-за утраты знака).

• Юридические споры (конкуренты могут попытаться добиться отмены госрегистрации неиспользуемого знака через суд).

• Сложности с повторной регистрацией (если патентообладатель утратил права на ТЗ, зарегистрировать его повторно будет сложно, а если конкурент уже занял освободившееся место в реестре – невозможно).

Заинтересованное лицо вправе ходатайствовать о прекращении госрегистрации «мёртвого» товарного знака. Но патентообладатель имеет полное право отстаивать свои интересы. 

Инструкция по досрочному прекращению госрегистрации товарного знака

Если вы хотите досрочно прекратить действие патента на неиспользуемый товарный знак, попытайтесь урегулировать конфликт в досудебном порядке (путём официальных переговоров). Если патентодержатель не согласен уступить вам право использования обозначения, обращайтесь в суд.

Досрочное прекращение государственной регистрации неиспользуемого знака по шагам:

• Убедитесь, что обозначение не используется в течение трёх лет. Трёхлетний период должен длиться непрерывно.

• Обратитесь к патентообладателю с предложением добровольно отказаться от государственной охраны товарного знака или заключить с вами договор отчуждения патентных прав. В судебном разбирательстве ответчику придётся доказывать факт недавнего использования товарного знака. Иначе суд прекратит правовую охрану обозначения досрочно и обяжет проигравшую сторону покрыть все судебные издержки. Если патентообладатель не использует и не планирует использование ТЗ в будущем, ему выгоднее решить вопрос в досудебном порядке. 

3. Если правообладатель ответил отказом или проигнорировал предложение, заявитель вправе обратиться в суд не ранее чем через 2 месяца с даты направления письма-предложения. На подачу искового заявления даётся 30 дней.

Если решить вопрос мирно не удалось, обращайтесь в суд. 

Предложение добровольно отказаться от охраны товарного знака может направить любое заинтересованное лицо (не важно, какую деятельность он ведёт и каковы его намерения). 

Чтобы прекратить действие знака через суд, потенциальный правообладатель должен соответствовать критериям:

• Иметь действительную заинтересованность в применении ТЗ (планировать выход с ним на рынок, а не просто добиваться прекращения действия).

• Вести однородную деятельность с действующим патентообладателем (производить однородные товары или оказывать одни и те же услуги).

Для подачи иска потребуются следующие документы: 

• Заявление (шаблон можно скачать здесь). Перед подачей заявления необходимо оплатить госпошлину.

• Доверенность, если от вашего имени действует представитель (например, патентный поверенный).

• Подтверждение обоснованности заявления. Подойдут любые бумаги, подтверждающие неиспользование действующего товарного знака правообладателем (например, о прекращении работы компании или смерти владельца). 

Примечание: банкротство продавца засчитывается в качестве аргумента не всегда. Иногда этот факт играет против истца. Например, если банкрот находится в стадии финансового оздоровления и планирует перезапустить деятельность под имеющимся брендом.

Зафиксировать «отсутствие чего-либо» бывает проблематично, поэтому изначально суд принимает доводы заявителя за истинную гипотезу. Правообладателю даётся возможность доказать обратное (грубо говоря, оправдываться должен ответчик).

• Подтверждение заинтересованности (намерения использовать товарный знак). 

Подтвердить заинтересованность можно документами:

• об изготовлении и отгрузке однородных товаров (если поставки уже налажены);

• о подготовке к производству и продаже однородных товаров (договор аренды помещения, склада, закупки оборудования);

• о получении лицензии на производство однородной продукции;

• об использовании аналогичной торговой марки на территории другого государства;

• о получении и администрировании доменного имени, включающего элементы спорного знака.

Подойдут любые доказательства, исчерпывающего перечня нет. Можно предоставить суду бизнес-план, пошаговую маркетинговую стратегию, рекламные макеты. Доказательства будут оцениваться в комплексе. Сами по себе отдельные детали могут быть малозначительными, но в целом они подтвердят серьёзность ваших намерений.

В качестве подтверждения заинтересованности можно приложить заявку о регистрации символики, которую вы хотите аннулировать. Например, если вы хотели зарегистрировать собственный товарный знак, подали документы на рассмотрение в Роспатент и узнали о наличии схожего с ним обозначения только после получения отказа в госрегистрации. 

Отдельно от прочего факт подачи регистрационной заявки не доказывает наличие заинтересованности. Поэтому мы не рекомендуем подавать регистрационное заявление в Роспатент до урегулирования спора с действующим правообладателем. Роспатент вынесет отказ в регистрации спорного товарного знака. Заявитель может привести доводы в свою защиту. Если это не помогло, оспорить решение можно через Палату по патентным спорам в течение трёх месяцев. Если пропустить этот срок, заявку придётся подавать повторно (и снова платить госпошлины). На досудебное урегулирование спора уйдёт два месяца, судебное разбирательство займёт ещё 2-4 месяца. Пропуск отведённого на подачу возражений срока неизбежен.

Судебное разбирательство может закончиться тремя исходами:

1. Суд аннулирует правовую охрану ТЗ в полном объёме.

2. Охрана ТЗ будет прекращена частично (в одном или нескольких классах МКТУ).

3. Суд откажет истцу в удовлетворении требований (если патентообладатель подтвердит использование ТЗ).

Как отстоять законные права на товарный знак в суде

Первоочередное право владения товарным знаком принадлежит патентообладателю. Поэтому всё, что нужно – это доказать его использование. В этом случае иск будет отклонен без дополнительных вопросов. 

Важно, чтобы использование ТЗ было не номинальным, а действительным. Критерий – попадание товаров в торговый оборот. Номинальной будет считаться:

• Эксплуатация символики в личных целях. Например, предприниматель перестал производить товары на продажу и изготавливает их для себя и своих знакомых. Ещё один пример – организация, которая распространяет брендированную продукцию исключительно среди сотрудников. 

• Создание видимости использования только для того, чтобы не допустить прекращения правовой охраны товарного знака. Например, администрирование сайта с доменным именем закрывшегося бренда, производство и хранение нескольких экземпляров брендированной продукции на складе (без запуска в торговый оборот). 

Номинальная эксплуатация товарного знака не запрещена, но не будет принята судом в качестве доказательства. 

Важно: знак должен был использоваться ранее – до подачи искового заявления. После получения повестки действовать поздно.

Доказательством недавнего использования может быть всё что угодно: 

• брендированная продукция на полках в магазинах

• активные карточки товаров на маркетплейсах;

• отчёты по продажам;

• товарные накладные и счета на оплату, выставленные покупателям;

• отзывы покупателей с датой покупки и фото товаров (например, если сегодня производство товара прекращено, но с момента последней печати ТЗ на упаковке прошло менее трёх лет);

• договоры об изготовлении вывески, печати визиток, этикеток.

Если товарный знак не использовался правообладателем, но на то были уважительные причины, суд примет доводы ответчика во внимание. Например, эксплуатация ТЗ была невозможна, вследствие:

• Санкций (закрытие рынков, отсутствие комплектующих для производства).

• ЧП и ЧС (эпидемий, инфекций, стихийных бедствий, боевых действий в зоне производства или продажи товаров).

• Ограничения импорта другой страной (затянулось получение разрешений, лицензий).

Важно, чтобы правообладатель предпринимал попытки обойти сложившиеся обстоятельства. Например, пытался переориентировать производство, искал альтернативные рынки сбыта или новых поставщиков. Если товарный знак не использовался, но до поступления искового заявления патентообладатель предпринимал активные подготовительные действия, суд сохранит правовую охрану обозначения. Отсутствие спроса, экономический спад и другие внутренние причины не считаются уважительными.

Бывает и обратная ситуация: суд может отказать в прекращении правовой охраны, даже если знак не используется. Это возможно, если за время присутствия на рынке ТЗ приобрёл неотчуждаемую ассоциацию с компанией. 

Пример: недавний ребрендинг Сбербанка. Если кредитная организация полностью откажется от использования старого товарного знака и перейдёт на обозначение «Сбер», Роспатент вряд ли одобрит регистрацию нового банка под неиспользуемым названием. Скорее всего, использовать обозначение не получится и в любой другой области. ТЗ «Сбербанк» вызывает стойкую ассоциацию с главным банком страны. Использование знакомого товарного знака в любой другой сфере введёт потребителя в заблуждение. 

Использование товарного знака: право или обязанность

Эксперты-теоретики расходятся во мнениях. Закон определяет «использование» знака как одно из условий распространения на него правовой защиты. Но назвать это «обязанностью» нельзя:

• За неиспользование включённого в реестр товарного знака не предусмотрено никакого наказания. Единственное негативное последствие – риск утраты обозначения.

• Длительное неиспользование товарного знака не предполагает мгновенное прекращение его охраны. Аннулирование патентных прав происходит только при поступлении ходатайства от заинтересованного лица. В остальных случаях ТЗ будет защищаться, даже если в действительности не эксплуатируется.

Патентообладатель не обязан постоянно эксплуатировать товарный знак, но должен быть готов к его утрате. 

Ответы на вопросы

Об авторе