Отказ в регистрации товарного знака

Зарегистрировать товарный знак (ТЗ) – значит обеспечить правовую защиту своего бренда. Пройти экспертизу с первого раза удаётся не всегда. На любом из этапов рассмотрения заявки сотрудники Роспатента могут отказать в регистрации обозначения. В зависимости от причины решение выносится предварительно или окончательно. Разберёмся в причинах отказа в госрегистрации товарного знака и способах оспаривания такого решения.

Причины для отказа в регистрации

В России главным документом, регулирующим патентные правоотношения, является Гражданский кодекс.

ГК РФ устанавливает:

• виды интеллектуальной собственности, на которые может быть оформлен патент;

• требования к патентуемым объектам;

• порядок получения исключительного права.

Весомые основания для отказа в госрегистрации товарного знака прописаны в статье 1483 ГК. Уточнения положений ГК содержатся в нормативных актах отдельных министерств и ведомств. Рассмотрим возможные причины отказа в регистрации права владения товарным знаком.

Неправильное заполнение заявки

Причиной отказа может быть несоблюдение бюрократических норм:

• предоставление неполного комплекта документов;

• некорректное заполнение заявления (отсутствие электронного или почтового адреса для переписки, списка МКТУ, указание сразу нескольких заявителей);

• указание более одного ТЗ в одной заявке;

• плохое качество патентуемого изображения;

• опечатки (в наименовании компании-заявителя, адресе для направления вопросов и корреспонденции).

Несоответствие моральным нормам

Не допускается использование в составе ТЗ:

• ненормативной лексики;

• бранных и сходных с ними выражений;

• неэтичных, оскорбительных высказываний.

Отсутствие индивидуальности

Товарный знак должен идентифицировать товар, отличать его от других и быть понятным потребителю. 

В качестве охраняемого товарного знака не могут регистрироваться:

• случайный набор букв;

• последовательность цифр, чисел;

• простые фигуры (ромб, круг, квадрат и т.д.), прямые линии.

Если такие элементы претендуют на патент, заявителю необходимо:

• предоставить доказательство того, что они стали узнаваемы (различимы) до подачи заявки в ФИПС (например, «набор хаотичных букв» находится на слуху и чётко ассоциируется у потребителей с компанией);

• представить их в уникальной интерпретации (например, фигуры и линии образуют необычный, легко запоминающийся символ).

Пример: В 2023 году ФИПС вынес отказ в регистрации прав на товарный знак «НПКНН» в связи с отсутствием выраженной различительной способности. Комиссия посчитала обозначение набором согласных букв, не воспринимаемых как слово.

Использование общеупотребляемых слов

Патентование ТЗ означает запрет на его использование другими лицами. Поэтому в качестве охраняемого товарного знака не могут регистрироваться единичные слова (сочетания слов), вошедшие во всеобщее употребление. 

Пример: Специалисты Роспатента отказались зарегистрировать товарный знак «Консультации врачей без записи и очередей», т.к. заявленное сочетание слов является общеупотребительным. Ведомство посчитало, что такое обозначение указывает на область деятельности заявителя и не может регистрироваться в качестве охраняемого товарного знака на основании п.1 ст.1483 ГК.

Копирование уже охраняемого ТЗ

Очевидной причиной отказа в регистрации исключительных прав на обозначение является плагиат. Название, картинка и другие элементы бренда не должны в точности повторять уже зарегистрированные ТЗ. Компания-заявитель не только не сможет оформить правовую защиту «украденных» элементов, но и вынуждена будет прекратить их использование.

Пример: В 2023 году ФИПС отменил правовую охрану товарного знака:

в связи с возражением, поданным автором тождественного эскиза:

ТЗ был зарегистрирован без согласия автора эскиза. Авторское право на эскиз было подтверждено записью в реестре, поэтому Роспатент удовлетворил возражение.

Сходство с уже существующим ТЗ

Предварительный отказ в предоставлении охраны выносится для обозначений, схожих с уже включёнными в реестр брендами. Заявитель может доказать отсутствие реального сходства или предоставить письмо-согласие владельца схожего бренда.

Пример: В 2023 году ФИПС отказал в выдаче патента на товарный знак «TAIVIAHSAEE IVILAD» ввиду его сходства с товарными знаками «TAMASHAE MAHD», «TAMASHAE MIADI». 

Наличие государственной символики

В составе охраняемого ТЗ не допускается использование:

• символов госвласти (герб, флаг, гимн);

• наименование органов государственной власти;

• название государств, регионов.

По закону использование данных элементов разрешено только при наличии официального разрешения соответствующего ведомства. На практике получить такое согласие почти невозможно. Разрешение на включение в логотип государственной символики даётся только связанным с государством организациям (с долей госучастия, благотворительным фондам, некоммерческим объединениям).

Пример: Компания подала запрос о включении в реестр товарного знака:

Роспатент установил, что составной частью комбинированного изображения является элемент, имеющий прямую отсылку к государству (RUS – сокращение от RUSSIA). С учётом данного факта и ещё ряда положений в патентовании ТЗ было отказано.

Использование защищённых авторским правом элементов

Без согласия автора не могут использоваться:

• названия произведений;

• предметы искусства (картины, статуи, веб-изображения);

• музыкальные произведения;

• имена киногероев, персонажей мультфильмов и литературных произведений.

Пример: ИП подал заявление о патентовании комбинированного товарного знака:

Сотрудники ведомства посчитали, что комбинированное изображение воспроизводит название романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», и отказали в его регистрации. Впоследствии заявителю удалось оспорить отказ и зарегистрировать ТЗ.

Введение потребителя товаров (услуг) в заблуждение

Товарный знак не пройдёт госрегистрацию, если он может быть неверно трактован покупателем. 

Покупатель может сделать неверные выводы о:

• месте производства товара (например, в ТЗ фигурирует название страны, города, местности: «Огни Москвы», «Дары Камчатки);

• компании-производителе (например, в ТЗ используются элементы фирменного стиля другой известной компании: цвета, шрифт и т.д.);

• материале производства (например, название материала использовано в ТЗ в иносказательном смысле: «Дубовый пол», «Огненный свет»);

• предоставляемых услугах (например, в ТЗ использовано абстрактное или фантазийное значение: Складские помещения «Свалка», Антивирусное ПО «Веб-доктор»).

Пример: В Роспатент поступила заявка на включение в реестр комбинированного товарного знака:

Комиссия увидела в изображении отсылку к городу Рим и посчитала, что такой товарный знак может создать путаницу относительно места изготовления продукции. Фактическое местонахождение производителя – Тверская область.

Отказ в регистрации бывает:

• Предварительным (относительным): его можно оспорить. Заявитель вправе устранить нарушения, предоставить экспертам доказательства своей правоты или отказаться от части охранных требований.

• Окончательным (абсолютным): не подлежит обжалованию. Заявитель может полностью переработать эскиз и подать новую заявку.

Часто причина отказа является комбинированной (схожесть с уже зарегистрированным брендом + введение в заблуждение, слова общего употребления + отсутствие индивидуальности и т.д.). Для успешного включения товарного знака в реестр заявитель должен ответить на каждое из оснований.

Что делать при отказе в регистрации товарного знака

В зависимости от причины отказа заявитель вправе предпринять следующее:

• Оспорить решение. В возражении можно привести доводы в свою защиту. Если эксперты посчитают их убедительными, регистрацию товарного знака одобрят.

Пример: ИП подал запрос на патентование товарного знака «ДИКИЙ» в отношении трёх классов МКТУ. Эксперты одобрили госрегистрацию ТЗ только для одного класса МКТУ. В двух других классах имелась ранее поданная заявка с тождественным обозначением:



Спустя время тождественная заявка была отозвана, и заявитель смог оформить права на ТЗ во всех заявленных классах.

• Оспорить регистрацию мешающего товарного знака. Если ранее зарегистрированный ТЗ не используется правообладателем, заявитель может отозвать право на его охрану через суд.

Пример: ИП получил отказ на включение в реестр обозначения:



по причине сходства с уже охраняемыми товарными знаками. Сходные ТЗ давно не использовались правообладателем, поэтому заявитель подал заявление в суд о досрочном прекращении их охраны. Правовая охрана похожей символики была прекращена. Заявитель добился регистрации заявленного товарного знака.

• Получить письмо-согласие. Роспатент одобрит выдачу патента при наличии разрешения органа госвласти (при использовании госсимволики), компании-правообладателя схожего бренда или автора изображения.

Пример: В Роспатент поступила заявка на патентование товарного знака «MICROSOFT PLACES». Ведомство посчитало его сходным до степени смешения с товарным знаком «PLACES», зарегистрированным ранее. Компания-заявитель запросила письменное согласие владельца тождественного бренда и получила согласие на включение своего обозначения в реестр.

• Исключить конфликтующие классы. Если комиссия выявила схожие изображения в нескольких классах из заявленного перечня, их можно исключить из заявки.

Пример: Компания подала запрос на регистрацию в десяти классах МКТУ комбинированного изображения:

Роспатент одобрил включение символа в реестр в отношении части товаров одного из классов. В отношении прочих классов заявитель получил отказ, т.к. товарный знак был похож на уже охраняемые ТЗ. В результате компания-заявитель согласилась с решением ведомства, отказавшись от прав на товарный знак в нескольких классах МКТУ.

За помощью в составлении возражения лучше обратиться в патентное бюро, к патентному поверенному или юристу по патентным спорам.

Ответы на вопросы

Об авторе