Охраноспособность товарного знака

Роспатент распространяет правовую охрану на разные виды товарных знаков: от текстовых и изобразительных до музыкальных, световых и обонятельных. Несмотря на разнообразие форм, регистрацию пройдёт не каждое обозначение. Будущий товарный знак должен быть охраноспособным, т.е. соответствующим ряду требований. В статье разберёмся, как проверить товарный знак на охраноспособность.

Общие признаки охраноспособности товарного знака

В гражданском законодательстве термин «охраноспособность» встречается только в разделе о защите прав на селекционные достижения. Но в общем плане его можно применить ко всем объектам правовой защиты.

Гражданский кодекс устанавливает условия, при которых объект патентования может претендовать на государственную охрану его авторства, владения и использования. Государственная защита прав начинает действовать после включения объекта в реестр (т.е. госрегистрации). Поэтому охраноспособность (или патентоспособность) – это соответствие условиям, при которых возможно включение товарного знака (и любого другого объекта) в реестр для охраны прав его законного владельца.

Единого перечня признаков (условий, критериев) патентоспособности товарных знаков нет. Общий список можно сформировать исходя из требований закона и сложившейся практики.

Первичные условия охраноспособности:

• Новизна (уникальность). Регистрируемое обозначение не должно повторять уже включённые в реестр знаки. Условие направлено на защиту прав других патентообладателей.

• Различительная способность. Товарный знак является средством индивидуализации – способом «промаркировать» товар, показать его отличие от сотен подобных. Покупатель должен без труда различать идентичные товарные позиции, находить знакомые бренды и ассоциировать товар с конкретным производителем. 

• Однозначность. Знак не должен читаться двояко или иметь противоречивый скрытый смысл, который вызовет путаницу у покупателей. Товарный знак может содержать только понятные метафоры и очевидные ассоциации, которые не наносят вред потребителю (не содержат скрытого или противоречивого подтекста). 

• Условность знака. Не допускается регистрация в качестве товарного знака признаков и свойств, описывающих товар (услугу) напрямую. Также запрещена монополизация общеупотребляемых слов. 

• Соответствие морально-этическим нормам. В товарных знаках не допускается использование бранных слов, схожих с ними по звучанию конструкций, оскорбительных и аморальных изображений.

• Достоверность. Товарный знак должен отражать действительность. Обозначение не должно содержать элементов, формирующих у покупателей ложное представление о месте производства продукции, составе, свойствах товара.

• Регистрация в отношении закрытого перечня товаров. В заявке на госрегистрацию указываются классы МКТУ, в которых допускается использование знака. Хотя количество классов, которые может указать заявитель, не ограничено, скорее всего, в некоторых из них уже будут схожие знаки. Поэтому зарегистрировать ТЗ сразу для всех разделов классификации практически невозможно. 

• Корректность заполнения заявки. Если регистрационное заявление будет содержать ошибки, товарный знак не дойдёт даже до этапа оценки патентоспособности. 

Эти критерии являются условиями первичной охраноспособности, необходимыми для включения ТЗ в реестр. Если хотя бы одно из них не будет выполнено, патентное ведомство откажет в госрегистрации товарного знака.

Но правовая охрана обозначения не бессрочна. Если патентообладатель не соблюдает условия вторичной охраноспособности, он может потерять права на товарный знак и после прохождения регистрации. 

Вторичные условия охраноспособности:

• Непрерывное использование. Важно, чтобы товарный знак «не лежал без дела» – нужно периодически использовать его в гражданском обороте (продавая товар или оказывая услуги потребителям). Если ТЗ не эксплуатируется больше трёх лет, права на него могут быть аннулированы и переоформлены третьими лицами. 

• Своевременное продление срока правовой защиты. Госрегистрация товарного знака оформляется на 10 лет. В будущем её нужно будет продлевать. Если вовремя не пролонгировать действие знака, его может перерегистрировать на себя кто-то другой.

• Отсутствие договоров передачи (уступки, отчуждения) прав. Патентообладатель может передать часть своих прав на товарный знак третьим лицам. Это возможно при заключении договоров уступки прав, лицензионных и франчайзинговых соглашений. В ряде случаев патентообладатель лишается правовой охраны обозначения в полном объёме.

Оценку соответствия товарного знака критериям патентоспособности проводят сотрудники Роспатента после получения заявки. Экспертиза проходит в 2 этапа:

• Формальная проверка (корректность заполнения заявки, полнота комплекстации пакета документов, оплата госпошлины).

• Проверка по существу (возможность правовой охраны обозначения).

Пока решение по заявке не принято, заявитель может направлять пояснения, вносить исправления и малозначимые дополнения (не меняющие сути ТЗ). 

Предоставление разъяснений и дополнительных материалов необходимо в случае поступления вопросов от экспертов. 

После изучения заявки сотрудники ведомства выносят решение о:

• Предоставлении правовой охраны и включении знака в реестр (если предложенное обозначение соответствует всем нормам).

• Предварительном отказе. Его можно обойти, предоставив разъяснения и допматериалы.

• Окончательном отказе. Его можно попытаться обжаловать через Палату по патентным спорам. Если отменить решение не получилось, придётся исправлять замечания и подавать новую регистрационную заявку. 

Детализация критериев охраноспособности

Признаки патентоспособности можно ещё больше конкретизировать, разбив на неоспоримые и относительные.

Неоспоримые критерии – это крайне важные требования, которым должен соответствовать новый товарный знак, независимо от существования других знаков. Далее следуют примеры.

Обладание различительной способностью. В качестве товарного знака не зарегистрируют:

• общеупотребляемые слова и выражения (например, товарные знаки «шоколад», «молоко», регистрируемые для этой же продукции);

• терминология, использование которой принято в отдельных областях (товарные знаки «УФ-печать», «кегль» не зарегистрируют в области полиграфии);

• непосредственные характеристики товаров («натуральный», «домашний», «детский»);

• указания на форму товаров, определяемую их физическими свойствами или назначением («круглый», «медицинский»).

Такие обозначения могут входить в состав зарегистрированного знака, но будут неохраняемыми. 

Отсутствие государственной символики:

• государственных символов (флаги, гербы стран, территориальных единиц, организаций; денежные знаки);

• ведомственных названий и аббревиатур («полиция», «МВД»);

• определений, ложно указывающие на принадлежность государству («федеральный», «государственный»);

• международных символов (эмблема Евросоюза, Красного креста)

Отсутствие введения покупателя в заблуждение относительно:

• места производства товара, если в действительности это не так («финский сыр»);

• материала («натуральный хлопок») и других особенностей.

Непротиворечие общественным интересам и принятым нормам. Роспатент не одобрит регистрацию знака:

• формирующего ложные общественные идеалы (алкогольная продукция «светлая голова», сигареты «долгожитель»);

• содержащего бранные выражения, насмехательство («халява», «разведи (обмани) товарища»).

При несоответствии товарного знака неоспоримым условиям заявитель бессилен. В крайнем случае товарный знак может содержать неподлежащие регистрации символы в качестве неохраняемого элемента. Если включение символики в ТЗ запрещено законом, заявитель не сможет повлиять на решение патентного ведомства ни при каких условиях.

Относительные критерии – это требования, учитывающие существование других ранее запатентованных товарных знаков и заявок, находящихся на стадии рассмотрения. 

Главный относительный критерий – отсутствие прямого сходства с уже запатентованными товарными знаками. Если эксперты сочтут товарные знаки схожими, заявителю придётся менять обозначение или получать письмо-согласие от действующего правообладателя.

Также запрещено прямое копирование объектов культурного достояния (названия произведений, репродукция картин), использование фамилий популярных личностей без их согласия.

При получении отказа в регистрации товарного знака по относительным признакам, заявитель может видоизменить обозначение и подать новую регистрационную заявку.

Как избежать ошибок в регистрации товарного знака

Лучше всего проверить патентоспособность товарного знака до подачи заявки на регистрацию. В противном случае можно зря потратить время и потерять деньги. В случае отклонения заявки уплаченные пошлины не возвращаются.

Способы проверки патентоспособности товарного знака:

• Самостоятельное исследование.

• Услуги патентного поверенного или патентного бюро.

• Платная проверка ФИПС.

Первым делом лучше провести исследование самостоятельно:

• Изучите правовые нормы и предварительно оцените выбранный знак на соответствие законам.

• Проверьте наличие схожих обозначений онлайн в открытых базах ФИПС. Инструкцию по работе с поисковой системой ФИПС можно посмотреть здесь.

• Воспользуйтесь поисковыми сервисами патентных компаний (например, поиском на нашем сайте).

Получив результаты выдачи, оцените:

• наличие схожих товарных знаков;

• классы МКТУ, в которых они зарегистрированы.

Наличие схожих объектов – не страшно. Важно, чтобы их регистрационные классы не совпадали с вашими. Если вы обнаружили полное совпадение, лучше подумать о регистрации другого обозначения. В случае спорного или частичного совпадения обратитесь к патентному поверенному. Он проведёт более тщательный анализ и предложит способы повышения патентоспособности.

Многие заявители полагают, что можно подать заявление на регистрацию схожего обозначения позже конкурента. И если вам повезёт (ваша заявка будет рассмотрена раньше) в реестр войдёт именно ваше обозначение. Но это не так. При рассмотрении заявления патентное ведомство принимает во внимание как уже охраняемые товарные знаки, так и заявки, находящиеся на этапе экспертизы. В этом случае в игру включается фактор «даты приоритета». Так называют день, с которого начнётся отсчёт срока действия патентных прав. Патентные права возникают не в день принятия положительного решения, а в день поступления документов на рассмотрение. Датой приоритета является день подачи заявки. В спорной ситуации выигрывает тот, кто раньше направил регистрационное заявление.

Если вы уверены в новизне и законности своего обозначения, можно подавать заявку в Роспатент. Но всё же лучше провести дополнительную проверку: обратиться к экспертам.

Патентные компании оказывают следующие виды услуг:

• предварительное консультирование;

• оценка охраноспособности;

• сбор документов;

• сопровождение процесса госрегистрации (ответы на вопросы сотрудников Роспатента, работа с предварительными отказами);

• продление, аннулирование, отчуждение товарного знака.

Регистрация товарного знака «под ключ» включает комплекс услуг: от проверки патентоспособности товарного знака до ответа на вопросы ведомства и получения свидетельства о госрегистрации.

Чаще всего работы экспертов достаточно для того, чтобы знак успешно прошёл проверку и попал в охраняемый реестр. Но многие заявители хотят перепроверить или подстраховать эксперта (например, оценить полноту охваченных им баз данных) и пользуются платными базами Роспатента. 

Кроме того, ФИПС оказывает услугу платного автоматизированного патентного поиска (подробности рассказываем здесь). Для этого заявителю нужно направить ходатайство в ФИПС, внести оплату и ждать результатов проверки. Ответ приходит в виде формального отчёта без комментариев и пояснений. Выводы можно сделать самостоятельно, но лучше показать отчёт эксперту.

Платный автоматизированный поиск имеет сразу несколько преимуществ:

• охватывает российские и зарубежные базы данных;

• проводится в течение 10 дней;

• сокращает срок рассмотрения будущей патентной заявки с 6-18 месяцев до 2-3 месяцев.

Предварительная проверка патентоспособности товарного знака повышает шансы на получение свидетельства, но не гарантирует включение ТЗ в реестр:

• Сделанные вами выводы могут быть ошибочными.

• Мнение патентного поверенного может не совпасть с мнением экспертов. Но грамотный специалист всегда найдёт способ отстоять свою точку зрения. Сотрудники Роспатента отсматривают десятки тысяч заявок. Они могут пропустить или не учесть какие-либо факты – на это им и укажет патентный поверенный.

• Мнение экспертов субъективно: один сотрудник Роспатента может посчитать обозначения похожими, другой – не увидит сходства. Результат экспертизы зависит как от объективных факторов, так и от субъективного мнения эксперта. Поэтому предварительный отказ не окончателен: его можно обойти, предоставив дополнительную аргументацию. Если противоречия непримиримы, можно попытаться оспорить отказ через Палату по патентным спорам.

• Предварительный поиск охватывает не все наборы данных (в особенности если пользоваться бесплатным поиском).

• За время подготовки документов и заполнения заявления в патентное ведомство может поступить новая конфликтующая заявка. Роспатент ежедневно принимает сотни заявлений, поэтому ситуация меняется ежечасно. Результаты поиска могут стать устаревшими в тот же день, поэтому лучше не медлить с подачей документов. 

Повысить шансы одобрения патентной заявки можно следующими способами:

• Тщательный предварительный анализ (самостоятельный поиск, услуги патентного поверенного, автоматизированный поиск ФИПС).

• Исключение конфликтующих классов.

• Устранение сходства с другими ТЗ, уникализация обозначения.

• Получение письма-согласия от правообладателя схожей символики.

• Сокращение временного лага между проведением поиска и подачей документов на регистрацию.

• Подробное описание обозначения: что означает, какой заложен смысл, что изображено и т.д.

Ответы на вопросы

Об авторе