Как реагировать на претензию о нарушении прав на чужой товарный знак?

Как работает система правовой охраны брендов в России

Уникальное обозначение товара в терминологии Гражданского кодекса РФ называется «товарным знаком», а для услуг или работ используется понятие «знак обслуживания». В обоих случаях применяются одинаковые правила, так что для удобства будем оперировать термином «товарный знак». Это официальное для России юридическое понятие того, что в бизнес-практике также именуют «торговой маркой», «брендом» или «логотипом».

Чтобы предприниматель, придумавший товарный знак, имел возможность защищать права на него в законном поле, он должен зарегистрировать их в Роспатенте. Факт регистрации подтверждается внесением информации в государственный реестр и удостоверяется свидетельством. Оно выдаётся на 10 лет, а потом правообладатель может его неоднократно продлевать.

«Застолбить» права на бренд важно по нескольким причинам:

• Никто не сможет использовать зарегистрированный товарный знак без согласия правообладателя, так как это будет считаться нарушением. Это касается как случаев преднамеренной эксплуатации раскрученной торговой марки, так и случайного совпадения фантазий авторов.

• Помимо использования для собственного бизнеса, на зарегистрированном бренде можно зарабатывать, передавая права на него третьим лицам: например, по лицензионному соглашению или договору коммерческой концессии.

• В ходе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака эксперты Роспатента проверяют, нет ли в базе марок-аналогов. Если таковые будут выявлены, в правовой охране заявителю откажут. Обидно, зато это страхует от возможных претензий других правообладателей.

А теперь вернёмся к ситуации, когда автор товарного знака не учёл всех этих полезных принципов и не позаботился о госрегистрации своего «детища». Какие риски он себе создаёт?

Что значит «нарушение» чужих прав на товарный знак

Допустим, предприниматель открыл пекарню и наладил выпуск пирожков под брендом «Бабушкино лакомство». Но в базе Росреестра зарегистрирован идентичный по звучанию товарный знак на имя производителя варенья. Кажется, пекарь нарушил его права? Нет. Дело в том, что незаконное использование торговой марки предполагает её применение для однородных товаров – то есть относящихся к одному классу по МКТУ. Между тем, варенье относится к 29-му классу, а выпечка – к 30-му, так что нарушения здесь нет.

Таким образом, неправомерное использование чужой марки имеет место при совпадении следующих обстоятельств:

• аналог зарегистрирован в Роспатенте, причём срок действия свидетельства не истёк;

• «двойник» внесён в реестр для обозначения товаров того же класса по МКТУ;

• правообладатель зарегистрированного товарного знака не дал письменного согласия на его использование третьим лицом.

Вопрос, что считать «аналогом», сформировал отдельный пласт судебной практики. Ведь к этой категории относятся не только полностью идентичные товарные знаки, но и похожие до такой степени, что это может ввести потребителей в заблуждение.

Вот реальный пример. ООО «СК «Москворечье» является правообладателем знаков:

Ему удалось взыскать через суд компенсацию с компании, продающей игрушку в упаковке:

Ответчик пытался объяснить, что продаёт игры под товарным знаком «Сундучок знаний». Но истец доказал – и суд с ним согласился, – что центральное место на изображении занимает знакомое широкой аудитории словосочетание «Мир детства», а радуга рядом только усиливает ассоциацию. Ответчика обязали выплатить правообладателю компенсацию 150 000 руб.

Ещё один распространённый вид сходства – написание одного и того же слова буквами разных алфавитов. С большой долей вероятности суд признает такие марки аналогами и призовёт к ответственности компанию, которая использует транслитерацию зарегистрированного знака.

Последствия нарушения чужих прав на товарный знак

За незаконное использование чьего-то бренда нарушителю грозит ответственность нескольких типов:

1. Гражданско-правовая

Возможные санкции перечислены в статье 1515 ГК. К ним, во-первых, относится право владельца зарегистрированного товарного знака потребовать вывода из оборота и физического уничтожения контрафактной продукции и носителей, на которых размещается его торговая марка.

Во-вторых, незаконное использование чужого товарного знака влечёт за собой финансовую ответственность. У правообладателя есть на выбор несколько вариантов, что требовать от нарушителя:

• компенсации в твёрдом размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей;

• возмещения убытков, то есть реально понесённых расходов и недополученной прибыли;

• компенсации, рассчитанной как 2-кратная стоимость контрафакта или 2-кратная цена права пользования товарного знака.

Чаще всего правообладатели выбирают первый путь. Это объяснимо: доказать размер убытков или рыночную стоимость права пользования торговой маркой, как правило, сложно. Эти варианты применяются, когда речь идёт о крупных потерях правообладателя, намного превышающих 5 млн.руб. Однако нужно учитывать, что и сумма фиксированной компенсации должна быть не «цифрой с потолка», а разумной величиной. Часто нарушителю удаётся оспорить и снизить её размер, но об этом позже.

2. Административная

Здесь применяются две нормы КоАП:

• ст. 14.10 – за незаконное использование чужого товарного знака как таковое;

• ст. 14.33 – за недобросовестную конкуренцию.

К ответственности привлекают уполномоченные органы, зафиксировавшие факт нарушения, обычно по жалобе правообладателя (Роспотребнадзор, ФАС, МВД). Наказание может быть различным: от простого предупреждения до конфискации контрафакта и крупного штрафа.

3. Уголовная

Если нарушение чужих исключительных прав совершено неоднократно или нанесло ущерб свыше 400 тысяч рублей, оно соответствует составу преступления, описанному в статье 180 УК. За него грозит штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы до 2 лет. Если будет установлен сговор или деятельность организованной группы, накладывается ещё более суровое наказание.

4. Потери для бизнеса

Это не ответственность в юридическом смысле, но чувствительное негативное последствие для нарушителя прав на чужой товарный знак. Ведь вся проделанная работа и вложенные инвестиции в развитие бренда оказываются под угрозой утраты. И потребуются новые финансовые вливания на повторную раскрутку. Кроме того, это удар по репутации: потребители с опаской относятся к внезапному ребрендингу полюбившегося продукта.

Итоговые потери могут в разы превышать требования, предъявленные правообладателем. Это основная причина, почему при получении претензии порой имеет смысл не игнорировать её, а вступить в переговоры с подателем. Так мы плавно переходим к центральному вопросу темы…

Что делать при получении претензии

Сначала коротко о регламенте. Согласно статье 1252 ГК, претензионный порядок урегулирования спора о взыскании убытков или компенсации за использование чужой торговой марки – это не право, а обязанность правообладателя, если впоследствии он планирует обратиться за защитой прав в арбитраж. Владелец товарного знака сможет подать иск в суд, только если предварительно направит нарушителю претензию, а тот откажется её удовлетворять или не ответит в течение 30 дней.

Правда, эта норма не применяется, если в иске не заявляются денежные требования, например, правообладатель намерен только заставить ответчика прекратить нарушение. Но обычно истцы всё-таки хотят денег, поэтому претензия становится обязательным этапом.

Итак, вы получили такое обращение. Пройдёмся по возможным дальнейшим шагам.

Проверьте формальности

Обратите внимание, кто подписал претензию: генеральный директор или представитель компании. Во втором случае к письму должна быть приложена действующая доверенность. Также удостоверьтесь, что обращение направлено на ваш юридический адрес. Несоблюдение указанных правил не защитит вас от требований, но может дать дополнительное время на поиск решения.

Более важно на этом этапе проверить, что податель претензии – это официальный правообладатель товарного знака, похожего на ваше «детище». В письме, скорее всего, будет указан его номер в реестре, по которому вы сможете найти свидетельство о регистрации в базе Роспатента. Обратите внимание:

• не истёк ли срок действия правовой охраны;

• распространяется ли свидетельство на товары или услуги тех классов МКТУ, для которых вы используете аналог;

• действительно ли в качестве текущего правообладателя указан податель жалобы.

Проанализируйте аргументацию в претензии

Изучите, в чём вас обвиняют и на каких основаниях, а также проверьте, удалось ли автору жалобы собрать доказательства нарушения. В качестве таковых на практике чаще всего применяются:

• Кассовые и товарные чеки. Правообладатель проводит контрольную закупку и приобретает товар спорной марки. Из чека должно быть видно, кто продавец и что именно было приобретено. Если товар реализовали не вы – претензия неправомерна.

• Фото- и видеосъёмка. Процесс покупки снимается на камеру, и запись тоже становится подтверждением нарушения. Также используются фотографии вывесок, рекламных баннеров и пр.

• Скриншоты с сайта нарушителя, Интернет-магазина или маркетплейса, свидетельствующие о том, что продукция с чужим товарным знаком предлагается к продаже. Распечатки скриншотов заверяются нотариусом или представителем истца.

Продумайте стратегию защиты

У вас есть выбор: вступить с подателем претензии в переговоры или ждать суда. Но в любом случае нужна качественная контраргументация, с помощью которой вы дадите оппоненту понять, что считаете себя правым и готовы это отстаивать. Универсального «рецепта» здесь не существует, стратегия зависит от обстоятельств дела. Рассмотрим основные возможные варианты:

1. Снижение размера компенсации

Это популярный метод защиты, поскольку правообладатели часто завышают планку требований. Добиться уменьшения суммы можно на базе таких аргументов:

• нарушение не носит грубого характера, например, совершено по неосторожности (от незнания), однократно и/или продолжалось недолго;

• как только вы узнали, что другое лицо зарегистрировало марку на своё имя, вы перестали ей пользоваться;

• применение чужого товарного знака не стало существенной частью вашего бизнеса и не принесло сверхдоходов, а сумма компенсации несоразмерна масштабам вашей деятельности;

• реальные потери правообладателя оказались невелики;

• спорный товарный знак не настолько известен публике, что для вас имело бы смысл намеренно использовать его для получения прибыли и т.п.

В общем, компенсация должна быть разумной и соразмерной последствиям нарушения.

При недостижении соглашения решение останется за судом, поэтому приведём примеры из практики:

• В деле А65-30028/2022 общество, владеющее товарным знаком «КРОТ», пыталось взыскать с 3 ответчиков компенсацию в размере 2,1 млн.руб. за то, что один из них заказывал, другой производил, а третий продавал на «Озоне» продукцию под похожей маркой. Но суд снизил сумму до 1,03 млн.руб., посчитав, что степень вины ответчиков и грубость нарушения не столь высоки, как заявлял истец.

• А вот в деле А45-16349/2023 размер компенсации был снижен судом ненамного: с 250 до 160 тыс.руб. В качестве истца выступал собственник известной марки «Кельвин Кляйн», а ответчиком была ИП, торговавшая подделками под этим брендом. Поскольку в её ассортименте было представлено много контрафактных изделий, суд не стал сокращать сумму выплаты до минимально возможной.

• Конституционный суд в Постановлении № 40-П от 24.07.2020 указал, что компенсация, рассчитанная как 2-кратная стоимость контрафакта или прав на товарный знак, может быть уменьшена вдвое в случае тяжёлого материального положения ответчика.

2. Ссылка на пропуск исковой давности

Если нарушение произошло больше 3 лет назад, а правообладатель «проснулся» только сейчас, вы сможете воспользоваться в суде правилами статей 196, 199, 200 ГК и заявить о пропуске срока давности. Но эта стратегия требует верификации юристом, поскольку по определённым причинам срок приостанавливается или начинает течь заново.

3. Защита фирменного наименования

Если спорный товарный знак совпадает с юридическим названием вашей компании в ЕГРЮЛ, проверьте, когда оно было зарегистрировано. Если раньше чужого бренда – вы имеете право использовать его на законных основаниях и даже требовать досрочного прекращения прав подателя претензии.

4. Оспаривание степени сходства обозначений

Перспективы добиться успеха в этом направлении зависят от того, какие доводы вы сможете привести в пользу достаточной различительной способности своего бренда.

Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков руководствуется правилами, утверждёнными Приказом МЭР от № 482 20.07.2015. В пунктах 42-44 этого документа приводятся критерии, по которым оценивается степень схожести логотипов. Ими пользуются и суды при рассмотрении соответствующих споров, так что эти правила подходят для анализа правомерности претензии. Однако, кода на кону стоят крупные вложения, стороны спора заручаются независимыми мнениями: заказывают экспертизы, социологические опросы и пр.

5. Аннулирование прав на чужой товарный знак

Правовую охрану бренда можно досрочно аннулировать, но только при наличии веских причин. Самое распространённое основание – неиспользование товарного знака правообладателем. Впрочем, возможны и другие поводы, например, несоответствие бренда требованиям закона, правда, тогда и у вас впоследствии возникнут сложности с его регистрацией на своё имя. Подробно рассказываем об этой стратегии в отдельной инструкции.

Вступите в переговоры

Вы не обязаны это делать и отвечать на претензию. Но суд – дело долгое и не всегда предсказуемое, так почему бы не попытаться его избежать? Если на предыдущем этапе вы собрали достаточно аргументов в свою пользу, то можете вообще настаивать на отзыве претензии. Другой вариант – соглашение о том, что вы выплатите правообладателю приемлемую для обеих сторон компенсацию и прекратите использовать чужой бренд. Обязательно закрепите его в письменном виде, чтобы избежать разногласий в будущем.

Если же вы хотите продолжать эксплуатировать торговую марку, можно попробовать перевести диалог в коммерческое русло. Ваша задача – согласовать приемлемый размер и порядок платы за использование товарного знака. Оформить договорённости в зависимости от планов сторон можно по-разному:

• Письмом-согласием правообладателя, которым он предоставит вам право зарегистрировать в Роспатенте аналог.

• Договором об отчуждении, по которому вы выкупите права на бренд и станете его единоличным владельцем.

• Лицензионным соглашением, на основании которого вы получите временное право использовать чужой товарный знак.

Отстаивайте права в суде

Если переговорный процесс зашёл в тупик или вы решили его не начинать, придётся готовиться к суду. Чтобы обеспечить шансы на победу, необходимо развить и усилить ранее выбранную стратегию защиты. Судебные тяжбы по спорам об интеллектуальной собственности – сложные и требуют сильной юридической подготовки представителей сторон. Зачастую дело не ограничивается первой инстанцией и доходит до Суда по интеллектуальным правам. Да и процессуальная грамотность очень важна: проиграть спор можно из-за чисто формальных ошибок.

Если же вы пока не получили претензию – не рискуйте. Проверьте уникальность вашего товарного знака с помощью нашего онлайн-сервиса, а затем зарегистрируйте права на него, пока это не сделал ваш конкурент.

Ответы на вопросы

Об авторе