Аннулирование чужого товарного знака: возможные способы и порядок

Законные принципы аннулирования товарного знака

Государственная система помогает правообладателям защищать свои интересы. Для этого применяется механизм регистрации: владелец бренда закрепляет за собой исключительные права на товарный знак после его включения в реестр Роспатента. Этот факт удостоверяется свидетельством, которое выдаётся на 10 лет. В течение этого периода никто не вправе пользоваться товарным знаком без разрешения собственника. Затем правообладатель может продлить срок на следующие 10 лет и так до бесконечности.

Тем не менее, возможно досрочное аннулирование правовой охраны, предоставленной товарному знаку. Основания, по которым это допускается, перечислены в статье 1514 Гражданского кодекса. К ним относятся:

• добровольный отказ самого собственника;

• длительное неприменение бренда;

• ликвидация владеющего правами на товарный знак юрлица (или смерть гражданина);

• трансформация торговой марки в общеупотребительное название определённой группы изделий;

• прекращение действия прав на географическое указание, представляющее собой часть товарного знака;

• нарушение режима применения коллективного товарного знака.

Особняком стоит ещё одна важная причина для преждевременного аннулирования прав на товарный знак – оспаривание решения Роспатента по причинам его несоответствия нормам закона.

Поскольку мы говорим об аннулировании регистрации чужого товарного знака для оформления аналога на своё имя, нас интересуют не все перечисленные основания. Рассмотрим перспективные в этом плане варианты.

Ликвидация юридического лица

Если вы обнаружили торговую марку, на которую хотите оформить права, узнайте, кто её правообладатель, и проверьте его статус. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисом налоговой службы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ: найдите интересующее юридическое лицо, скачайте выписку и посмотрите, действует ли оно в настоящий момент. Если компания ликвидирована – вам повезло.

Теперь нужно совершить следующие действия:

1. Оплатить госпошлину – 5 000 рублей (п. 2.33 Положения о пошлинах).

2. Заполнить заявление по форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития РФ № 130 от 01.03.2023.

Если обращение подписывается и подаётся представителем, к нему нужно приложить доверенность. Необязательно, но можно также прикрепить к заявлению:

• квитанцию об оплате пошлины;

• выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую ликвидацию правообладателя.

3. Подать заявление в Роспатент:

• лично;

• по почте;

• через портал «Госуслуги»;

• через личный кабинет на сайте ФИПС.

4. Дождаться решения ведомства. Регламентный срок рассмотрения обращения составляет 80 рабочих дней. Ещё 5 рабочих дней даётся сотрудникам Роспатента на выдачу заявителю итогового уведомления о результате – прекращении госрегистрации товарного знака на недействующее лицо.

Чтобы не заниматься оформлением документов и взаимодействием с Роспатентом самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами специалистов, которые гарантированно получат положительное решение.

Неиспользование действующего товарного знака

Это более сложный и трудоёмкий путь, тем не менее иногда он представляет собой единственную возможность аннулировать чужой знак. Порядок реализации этой возможности прописан в ст. 1486 ГК. Отметим важные особенности этого механизма:

1) Под неиспользованием, позволяющим лишить владельца прав на товарный знак, подразумевается его неприменение в течение 3 лет (причём непрерывно).

Эксплуатацией товарного знака считается:

• размещение на введённых в оборот изделиях или их этикетках и в сопроводительной документации;

• упоминание в рекламе продукции;

• применение в качестве узнаваемого названия работ или услуг;

• использование в Интернете, в т.ч. в имени домена.

Причём товарный знак не должен эксплуатироваться как самим правообладателем, так и третьими лицами – например, лицензиатом.

Однако если неиспользование торговой марки обусловлено событиями, не зависящими от её владельца (законодательными ограничениями, пандемией и т.п.), аннулировать товарный знак будет сложнее.

2) Речь может идти об прекращении действия правовой охраны товарного знака не полностью, а только применительно к отдельным товарным позициям или услугам по МКТУ.

В качестве примера допустим, что некая компания зарегистрировала товарный знак «Твой инструмент» для пил, молотков и лопат. Но фактически она производит только первые два изделия, а выпуск лопат не наладила. Через 3 года можно аннулировать её права на торговую марку в отношении этого конкретного инструмента.

3) Важное требование к инициатору досрочного аннулирования неиспользуемого товарного знака – его доказанная заинтересованность в этом событии. Как правило, она проявляется в том, что он предлагает на рынке аналогичные товары или услуги.

В примере выше запустить процесс аннулирования прав на бренд «Твой инструмент» вправе компания, которая производит лопаты и намерена оформить права на похожий знак.

Теперь поговорим о порядке действий для аннулирования товарного знака по причине его неиспользования:

1. Обязательный первый шаг в этом направлении – отправка текущему владельцу прав письменного уведомления. В нём нужно предложить правообладателю:

• обратиться в Роспатент с заявкой о добровольном отказе от прав на ненужный товарный знак;

ЛИБО

• продать торговую марку автору уведомления.

2. Далее нужно подождать 2 месяца: они даются текущему собственнику товарного знака для реакции на предложение.

3. Если в названный срок ответа от адресата не поступит, инициатор аннулирования получает право обратиться в Суд по интеллектуальным правам (в течение следующих 30 дней) с иском, в котором потребовать досрочного прекращения правовой охраны интересующего товарного знака.

Для истца тут есть хорошая новость: ему нужно доказать суду только свою заинтересованность, а бремя доказывания того, что товарный знак на самом деле используется, лежит на текущем правообладателе.

В качестве примера успешного завершения процесса в пользу истца разберём дело № СИП-1150/2021. ООО «Ресторатор» попыталось оформить права на товарный знак «Патрон» для ведения ресторанной деятельности:

Но Роспатент отказал, поскольку в реестр уже был включён похожий знак «Патрон» в отношении аналогичных услуг. Тогда ООО обратилось в судебный орган с иском, в котором просило аннулировать правовую охрану марки в связи с её неприменением – но только частично, для отдельных услуг по классификатору МКТУ.

Ответчик утверждал, что использует товарный знак, кроме того, ссылался на недоказанность наличия у истца интереса. Однако представители «Ресторатора» предоставили документы, подтверждающие обратное: договор аренды помещения под ресторан, лицензию на продажу алкоголя, товарные накладные на поставку продуктов и напитков, трудовые договоры поваров и официантов и пр. Также они продемонстрировали заявку в Роспатент, на основании которой общество пыталось зарегистрировать товарный знак «Трактир Патрон».

Суд эти доказательства убедили. К тому же выяснилось, что ответчик ранее сам подавал иск против «Ресторатора», в котором требовал прекратить применение товарного знака, похожего на его «Патрон», и признавал, что оппонент оказывает услуги общепита.

Что важно, текущий владелец спорного бренда не смог доказать, что фактически использует его для оказания подобных услуг. Он пытался объяснить, что не делает это по уважительным причинам – из-за финансовых трудностей, – но безуспешно. Суд пришёл к выводам, что такие обстоятельства нельзя отнести к «не зависящим от правообладателя».

В итоге судебный орган удовлетворил иск и частично прекратил правовую охрану торговой марки «Патрон». В остальном она продолжает действовать.

Договорённость с правообладателем

Если у вас есть настойчивое желание получить право на товарный знак, зарегистрированный на другое лицо, которое пользуется этим брендом и не собирается сворачивать бизнес, описанные выше варианты не подойдут. В данном случае оптимальным может оказаться коммерческое решение – соглашение с правообладателем. В зависимости от его и ваших планов оно может быть оформлено по-разному:

• лицензионным договором, по которому вы возьмёте товарный знак «в аренду» на некоторый срок;

• контрактом об отчуждении исключительного права, на основании которого вы станете полноценным новым владельцем знака;

• письмом-согласием от владельца интересующей вас торговой марки, при наличии которого вы сможете зарегистрировать права на свой знак-аналог.

Это, конечно, затратный вариант, но иногда – единственный возможный.

Оспаривание решения Роспатента

Теперь рассмотрим принципиально другую ситуацию: предприниматель заблаговременно позаботился о защите своего товарного знака и получил в Роспатенте свидетельство о регистрации. Но спустя некоторое время обнаружил, что другая компания использует похожую торговую марку и тоже внесла её в реестр.

Строго говоря, такие события происходить не должны: эксперты Роспатента в ходе проверки заявки на оформление товарного знака проводят исследование на предмет существования похожих брендов на аналогичную товарную позицию либо услугу. Однако ежегодно в нашей стране регистрируются десятки тысяч товарных знаков, а логика их создателей часто работает одинаково. Поэтому в реестр неизбежно заносятся похожие словосочетания и изображения.

Но правообладателю, «застолбившему» свои права раньше, предоставлена возможность оспорить выводы Росреестра в административном порядке. Она реализуется путём подачи в ведомство возражений против неправомерного предоставления другому товарному знаку правовой охраны. Принципы оспаривания актов Роспатента описаны в статьях 1512-1513 ГК, а регламент обработки службой возражений утверждён Приказом Минобрнауки и Минэкономразвития РФ № 644/261 от 30.04.2020.

Пройдёмся по основным этапам этого процесса:

1. На оспаривание регистрации товарного знака даётся определённый срок (см. ст. 1512 ГК) – 5 лет с момента размещения Роспатентом публикации в официальном бюллетене.

Подчеркнём, что это ограничение действует, если заявитель хочет оспорить охрану знака по причине того, что он похож на его собственный зарегистрированный бренд. При других основаниях возражения можно подать в течение всего периода действия свидетельства о госрегистрации: например, если товарный знак составлен из общеизвестных символов или вводит потребительскую аудиторию в заблуждение.

2. Подать обращение об аннулировании госрегистрации вправе лицо, имеющее заинтересованность. Она определяется по тем же признакам, о которых мы говорили ранее.

3. Возражение должно включать в себя:

• сведения, идентифицирующие подателя (ФИО для физлица, наименование и ОГРН для юрлица) или его представителя;

• адрес заявителя, а также отдельно – адрес для переписки с ним, номер телефона и e-mail для связи;

• номер свидетельства о регистрации оспариваемого товарного знака;

• подробное изложение доводов, на которых основываются возражения;

• формулировку решения, которое заявитель просит принять Роспатент;

• информацию о плательщике госпошлины;

• дату и подпись.

К документу нужно приложить:

• материалы, подкрепляющие доводы заявителя;

• квитанцию об уплате пошлины;

• доверенность на представителя.

Также в отдельном приложении к возражению можно ходатайствовать об участии в разбирательстве удалённо с применением видеосвязи.

Если обращение подаётся на бумаге, к нему нужно приложить электронный носитель с записанными на него возражением и доказательными материалами в формате PDF.

4. Перед подачей обращения нужно оплатить пошлину – 13 500 рублей (п. 2.28.4 Положения о пошлинах).

5. Подать документы в Роспатент можно несколькими способами:

• при личном посещении офиса службы в Москве;

• почтовым отправлением;

• в электронном формате через личный кабинет на сайте Роспатента или ФИПС.

6. Сотрудники ведомства должны зарегистрировать обращение в течение 5 рабочих дней и передать его на внутреннюю предварительную проверку. В её ходе эксперты удостоверятся, что заявитель оплатил пошлину и учёл формальные требования к составу жалобы. На этот этап тоже отводится рабочая неделя.

Если с документами и платежом всё в порядке, заявитель получит по почте уведомление о принятии обращения, в котором будет указана дата и место проведения заседания по его рассмотрению. Такое же сообщение направляется и правообладателю товарного знака, чтобы тот мог подать свой отзыв и поучаствовать в разбирательстве. Также материалы по спору публикуются на сайте ФИПС.

Первое заседание должно состояться в течение 3 месяцев с момента принятия жалобы. Но оно может быть передвинуто на более далёкую дату, если специалистам Роспатента требуется время на изучение деталей или к спору будет привлечён независимый эксперт.

7. Рассмотрение обращения в назначенную дату осуществляется коллегией Палаты по патентным спорам, состоящей как минимум из 3 человек. Заявитель и правообладатель знака тоже вправе присутствовать и принимать участие в обсуждении, а также привносить новые доказательства.

Все эти события заносятся в протокол, также ведётся аудио- или видеосъёмка, которая хранится в службе 4 месяца и предоставляется для ознакомления сторонам спора.

Итогом работы коллегии является заключение, на базе которого в течение последующих 2 месяцев Роспатент выносит окончательное решение. При положительном вердикте сведения об аннулированном товарном знаке исключаются из реестра. Если же решение будет отрицательным, его можно оспорить в суде.

Чтобы проиллюстрировать описанную схему, приведём свежее решение коллегии Палаты от 13.02.2024. В мае 2023 года в Роспатент обратился владелец хорошо знакомого публике товарного знака:

Он оспаривал регистрацию товарного знака, осуществлённую в декабре 2020 года:

Заявитель смог доказать коллегии, что марки слишком похожи между собой и могут ввести граждан в заблуждение. Регистрацию товарного знака «Tashir Express» полностью отменили.

Напоследок отметим ещё 2 момента:

1) Аннулирование госрегистрации товарного знака возможно не только по причине его сходства с уже введённым в оборот брендом, но и из-за других несоответствий закону, при наличии которых Роспатент должен быть отказать в предоставлении знаку правовой охраны. Правда, стоит сначала оценить смысл подобной операции: на себя аналогичную торговую марку зарегистрировать не удастся по тем же причинам.

2) Особым образом складывается ситуация в отношении фирменного наименования. У его владельца тоже есть исключительное право на название компании, но государственной регистрации оно не подлежит. Сведения о нём фигурируют только в ЕГРЮЛ. Тем не менее, если другое лицо оформит похожий товарный знак для однородного продукта, обладатель фирменного наименования может аналогичным образом пожаловаться в патентное ведомство.

Ответы на вопросы

Об авторе